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涉外知识产权百科丨无效美国专利难度或将提高!

 嘉权专利商标事务所 梁志文

5月9日,美国专利商标局发布了一份草案, 拟对专利审判与上诉委员会(下称“PTAB”)的美国授权后无效程序(包括多方复审无效程序,授权后复审无效程序和商业方法复审无效程序)的权利要求解释方法进行修改,使之与美国联邦法院权利要求解释原则一致。此举预计将显著降低PTAB授权后无效程序的无效成功率。

在美国,如希望挑战一件授权的美国专利,可以通过联邦法院无效诉讼途径或PTAB授权后无效程序途径进行。

PTAB授权无效程序中,权利要求的解释的方法为“最宽泛合理的解释”,这样就导致权利要求范围被解释得较为宽泛,无效请求人较容易找到相关的一份或数份现有技术来挑战其专利的有效性。而美国联邦法院诉讼程序的权利要求解释方法则是基于权利要求书、说明书及审查历史来解释权利要求(也称“Philips”释方法)。由此可见,相比PTAB授权后无效程序,美国联邦法院对权利要求解释的范围要窄得多,因此,通过PTAB无效程序无效一件美国专利比通过美国联邦法院诉讼程序无效该专利的成功率更高。而且,PTAB授权后无效程序的费用也比美国联邦法院诉讼程序要低得多。

因此,最近几年,越来越多的无效请求人选择通过PTAB授权后无效程序来挑战美国专利。数据显示,PTAB授权后无效程序的成功率较高,因而成为美国专利诉讼中被告方的首选应对策略。

本草案的公众意见征集期间为60天,即最新修改可能将于8月8日开始实施。修改后的PTA授权后无效程序的权利要求解释原则将与美国联邦法院程序及美国国际贸易委员会337程序中的权利要求解释原则一致,即权利要求解释将基于权利要求书、说明书及审查历史来确定保护范围。修改后权利要求解释的范围较小,请求人将更难找到现有技术来挑战其专利的有效性,无效成功率将显著降低。关于该草案的实施情况,我们将及时跟踪并与大家分享。

∣作者介绍

 

梁志文先生毕业于华中科技大学电气工程及自动化专业,同时在广东外 语外贸大学英国文学专业获文学硕士学位。

2010年加入嘉权以来,梁志文先生致力于为国际客 户提供知识产权咨询服务,与欧洲各国美国的律师事务所和知识产权代理机构紧密合作,协助中国企业 在国外成功获得专利、商标、版权等知识产权保护,更为众多海外跨国企业在中国申请知识产权、维权 诉讼以及知识产权运营供高效优质的服务。

梁志文先生曾多次应邀到国内外知识产权研讨会并 发表演讲,并于2013至2015年期间为多名来自意大利、德国、日本等国专家在华演讲提供翻译服务。

欲了解更多信息,请登陆梁志文先生的主页

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